La plus importante réforme en droit des brevets américains depuis 60 ans ajoute plus de sécurité aux détenteurs de brevets et réduit les risques de poursuite pour violation de brevets. Une bonne nouvelle pour nos entreprises qui exportent vers les États-Unis.

Avec la promulgation en septembre 2011 de la Leahy-Smith America Invents Act, les entreprises canadiennes qui commercialisent leurs produits aux États-Unis auront moins à craindre d’être poursuivies en violation de brevets.

En effet, cette nouvelle loi qui entre en vigueur progressivement vise notamment à empêcher certaines poursuites abusives qui s’étaient développées en vertu de l’ancienne législation dont celles des controversés “patent trolls”. Il s’agit d’entités qui, sans avoir de produits, possèdent uniquement des brevets qu’elles font valoir contre les entreprises productrices. Elles acquièrent ces brevets dans le seul but d’exiger des redevances aux entreprises qu’elles accusent d’infraction, sous la menace d’une action en justice. Plusieurs entreprises ont été victimes de ces pratiques abusives qui leur ont coûté plusieurs millions de dollars.

Brevet au premier déposant

Parmi les principales modifications introduites par la nouvelle loi, il est utile de mentionner, comme le soulignait l’article de François Normand dans votre édition du 15 octobre 2011, le passage du système de premier inventeur (First-to-Invent) à un système de premier déposant (First-to-File). En vertu de ce nouveau système de premier déposant, la personne qui la première a procédé à l’enregistrement de son invention brevetable se verra octroyer un brevet. Ce système qui a cours au Canada et dans la quasi-totalité des pays  entrera en vigueur aux États-Unis le 16 mars 2013. Il évitera les nombreux inconvénients de l’ancien système de premier inventeur liés à l’établissement parfois coûteux de la date d’invention. Il limitera également le risque de voir un premier inventeur qui n’a pas déposé de brevet empêcher l’exploitation ou la commercialisation d’une invention.

Recours limités et marquage virtuel

Un autre changement significatif porte sur le marquage du terme « patent » ou tout équivalent sur le produit. Entré en vigueur le 16 septembre 2011, ce changement limite les poursuites en dommages que toute personne pouvait intenter si les produits étaient marqués « patented » alors qu’ils n’étaient pas couverts par un brevet ou que le brevet les concernant était expiré. Soulignons que la condamnation dans les cas d’utilisation d’un brevet expiré pouvait s’avérer très couteuse. Dorénavant, le fait que les produits soient marqués d’un brevet expiré ne constitue plus un faux marquage, et seuls le gouvernement américain ou une personne qui peut établir avoir subi un préjudice concurrentiel (competitive injury) peut intenter des poursuites pour faux marquage.

Le législateur américain a également profité de la réforme pour simplifier le système de marquage. Le titulaire de brevet peut désormais, plutôt que d’indiquer les numéros de brevets sur ses produits, renvoyer à son site Internet accessible au public pour indiquer et mettre jour les numéros de brevets associés à ses produits.

Défense de commercialisation

D’autres changements introduits par la nouvelle loi limitent les risques de poursuite et de condamnations. Par exemple, les entreprises poursuivies en violation de brevets peuvent dorénavant répondre qu’en toute bonne foi elles commercialisaient le produit sous attaque sur le territoire américain avant le dépôt du brevet. Il s’agira pour ces entreprises qui veulent se prévaloir de ce moyen de défense exceptionnel de conserver des preuves tangibles d’invention et de commercialisation. Par ailleurs, les entreprises qui commercialisent, bien qu’imprudemment, leurs produits sans obtenir au préalable une opinion de libre exploitation ne seront plus considérées être de mauvaise foi.

Réexamen des brevets

Enfin, soulignons l’amélioration des procédures d’examen des brevets effectués par l’Office américain des brevets et des marques (USPTO). Celle-ci entreront en vigueur à partir du 16 septembre 2012 et permettront d’accroître le rôle de l’USPTO au détriment des tribunaux fédéraux et de réduire le nombre de litiges civils.

Ainsi, nos entreprises peuvent se réjouir de ces différentes modifications. Par celles-ci, notre partenaire américain tente de résoudre les problèmes qui minaient le droit des brevets antérieurs et qui semblaient être un frein à l’innovation. En outre, il harmonise son système d’octroi de brevets à celui en vigueur dans la plupart des pays et réduit les risques associés aux contentieux longs et couteux. Ces éléments devraient ainsi envoyer un signal positif fort aux entreprises présentes sur le marché américain.

Une version abrégée de cet article a été publiée dans le Journal des Affaires.